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BGH zu den Voraussetzungen einer Markenverletzung bei Klangmarken

Der BGH hat mit Urteil vom 12.07.2018, Az. I ZR 74/17 –
combit/Commit entschieden, dass bei  der
Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit der Umstand dafür spricht, dass bei
der Aussprache einer mehrsilbigen Klagemarke, nicht aber der angegriffenen
Bezeichnung zwischen einzelnen Silben eine Lippenumformung zu erfolgen hat
(hier: Übergang von „com-“ zu „-bit“), wegen der
Möglichkeit der undeutlichen Aussprache für die Ähnlichkeit der Zeichen.
Bestand die als Markenverletzung angegriffene Handlung im Angebot von Produkten
über eine (auch) deutschsprachige Internetseite, so ändert eine nachträgliche
Umstellung des Vertriebs auf eine fremdsprachliche Internetpräsenz nichts
daran, dass sich die Angebotshandlung jedenfalls auch an den deutschsprachigen
Verkehr richtete. Die Annahme, dass begriffliche Unterschiede zwischen zwei
Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können,
erfordert die Feststellung, dass zumindest einem der betroffenen Zeichen gerade
bei der im Streitfall in Rede stehenden Verwendung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen
aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein eindeutiger und bestimmter,
ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.
               
Leitsätze:
1. Bei der Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit spricht
der Umstand, dass bei der Aussprache einer mehrsilbigen Klagemarke, nicht aber
der angegriffenen Bezeichnung zwischen einzelnen Silben eine Lippenumformung zu
erfolgen hat (hier: Übergang von „com-“ zu „-bit“), wegen
der Möglichkeit der undeutlichen Aussprache für die Ähnlichkeit der Zeichen.
2. Bestand die als Markenverletzung angegriffene Handlung im
Angebot von Produkten über eine (auch) deutschsprachige Internetseite, so
ändert eine nachträgliche Umstellung des Vertriebs auf eine fremdsprachliche
Internetpräsenz nichts daran, dass sich die Angebotshandlung jedenfalls auch an
den deutschsprachigen Verkehr richtete.
3. Die Annahme, dass begriffliche Unterschiede zwischen zwei
Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können,
erfordert die Feststellung, dass zumindest einem der betroffenen Zeichen gerade
bei der im Streitfall in Rede stehenden Verwendung für bestimmte Waren oder
Dienstleistungen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein
eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.

Tatbestand:
Die Klägerin ist ein in Konstanz ansässiges Unternehmen, das
sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software in
der Computerbranche sowie Serviceleistungen und Schulungen hierfür befasst. Sie
vertreibt die Software „combit Relationship Manager“, „combit
CRM Software“ und „combit Adress Manager“ für Unternehmen
jeglicher Branche.             Abs. 2
Die Klägerin ist – soweit für das Revisionsverfahren von
Bedeutung – Inhaberin folgender Marken:          
Unionswortmarke Nr. 001729367 „combit“ mit
Priorität vom 28. Juni 2000, eingetragen in den Klassen 35, 37, 38 und 42 für
die Entwicklung, Erstellung, Einrichtung, Pflege und Vermietung von
Datenverarbeitungsprogrammen, Installations- und Installierungsarbeiten von
Software und von Hardware sowie Beratung auf dem Gebiet der Computer-Hardware
und -Software (Klagemarke 3).     
Unionswortbildmarke Nr. 000233429 mit Priorität vom 1. April
1996, eingetragen in Klasse 9 für Computerprogramme (Klagemarke 4)
Abbildung          
Die Beklagte ist ein Unternehmen mit Sitz in Israel, das
über seine Homepage „www.c. .com“ weltweit Computerprogramme
anbietet. Diese Homepage verfügt über einen „e-Store“, der im
Zeitpunkt der beanstandeten Verletzungshandlung in deutscher Sprache abrufbar
war und über den Produkte zur Lieferung nach Deutschland bestellt werden
konnten. Die Beklagte vertreibt eine Professional-Service-Automation-Software
mit der Bezeichnung „Commit CRM“ an IT-Dienstleistungsunternehmen.
CRM ist die Abkürzung für „Customer Relationship Management“.
Die Klägerin hält die Bezeichnung „Commit“ für
Software für markenverletzend, wobei sie ihre Ansprüche in erster Linie auf die
Klagemarke 3 und hilfsweise auf die Klagemarke 4 stützt. Sie hat die Beklagte
im August 2010 erfolglos abgemahnt. Nach Erhalt der Abmahnung programmierte die
Beklagte ihre Homepage so, dass von Deutschland aus die Seite nicht aufgerufen
und auch keine Produkte bestellt werden konnten.  
Die Klägerin hat – soweit für die Revision von Bedeutung –
mit dem Klageantrag I 1 beantragt,  
die Beklagte unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen
Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, 
in der Europäischen Union im geschäftlichen Verkehr ohne
Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung „Commit“ für Software zu
verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten Waren
anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung zu
benutzen;              
hilfsweise: im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik
Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin die Bezeichnung „Commit“ für
Software zu verwenden und/oder unter der Bezeichnung die vorstehend genannten
Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder das Zeichen in der Werbung
zu benutzen.       
Mit dem Klageantrag II hat die Klägerin die Feststellung der
Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Das Landgericht hat diesen beiden
Klageanträgen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Gegen
diese Entscheidung hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihre
Klageanträge I 1 und II weiterverfolgt hat, soweit diese auf das Gebiet der
Europäischen Union bezogen sind.
Das Berufungsgericht hat zunächst dem Gerichtshof der
Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen vorgelegt (OLG
Düsseldorf, GRUR-RR 2015, 336):             
Welche Folgen hat es für die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr einer Gemeinschaftswortmarke, wenn aus Sicht des
Durchschnittsverbrauchers eines Teils der Mitgliedstaaten die klangliche
Ähnlichkeit der Gemeinschaftsmarke mit einer als markenverletzend gerügten
Bezeichnung durch einen Bedeutungsunterschied neutralisiert wird, aus der Sicht
des Durchschnittsverbrauchers anderer Mitgliedstaaten jedoch nicht:       
a) Ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Sicht
des einen Teils oder die Sicht des anderen Teils oder die Sicht eines fiktiven
Durchschnittsverbrauchers aller Mitgliedstaaten maßgeblich?           
b) Ist die Verletzung der Gemeinschaftsmarke für das gesamte
Gebiet der Europäischen Union zu bejahen oder zu verneinen, wenn in nur einem
Teil eine Verwechslungsgefahr besteht, oder ist dann zwischen den einzelnen
Mitgliedstaaten zu differenzieren?        
Der Gerichtshof hat wie folgt entschieden (EuGH, Urteil vom
22. September 2016 – C-223/15, GRUR 2016, 1166 = WRP 2016, 1492 –
combit/Commit): 
Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die
Unionsmarke sind dahin auszulegen, dass ein Unionsmarkengericht, wenn es
feststellt, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil des Gebiets der
Europäischen Union zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt,
während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, zu
dem Schluss kommen muss, dass eine Verletzung des durch die Marke verliehenen
ausschließlichen Rechts vorliegt, und die Benutzung des Zeichens für das
gesamte Gebiet der Europäischen Union mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr
verneint wurde, untersagen muss.            
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin
nachfolgend zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren
Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre auf das Gebiet
der Europäischen Union bezogenen Klageanträge I 1 und II weiter.             
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend
gemachten Unterlassungs- und Annexansprüche als nur für das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland begründet angesehen und hierzu ausgeführt:        
Die Verwendung des Begriffs „Commit“ im
europäischen Ausland verletze die Klagemarken 3 und 4 nicht, selbst wenn diese
von der Klägerin rechtserhaltend benutzt worden sein sollten. Ob diesen Marken
eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, könne offenbleiben. Selbst
bei hochgradiger Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die
Ähnlichkeit in schriftlicher und klanglicher Hinsicht werde durch einen
abweichenden Sinngehalt des angegriffenen Zeichens neutralisiert.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der
Klägerin hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der
von der Klägerin mit dem Klageantrag I 1 geltend gemachte Unterlassungsanspruch
gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die
Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EU)
2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) nicht verneint werden. Infolgedessen hat
auch die Abweisung des Klageantrags II keinen Bestand, mit dem die Klägerin die
Feststellung der Pflicht der Beklagten zum Ersatz des unionsweit entstandenen
Schadens begehrt.
1. Da die Klägerin die geltend gemachten
Unterlassungsansprüche auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur
begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum Zeitpunkt
seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der
Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 16.
November 2017 – I ZR 160/16, GRUR 2018, 541 Rn. 12 = WRP 2018, 429 –
Knochenzement II, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten
Handlungen geltenden Art. 9 Abs. 1 Buchst. b GMV ist mit Wirkung vom 1. Oktober
2017 die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV getreten. Für den
Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden. Nach
beiden Vorschriften hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke
identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt
wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die
Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung
besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich
in Verbindung gebracht wird (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. November 2017 – I ZR
110/16, GRUR 2018, 516 Rn. 13 bis 18 = WRP 2018, 461 – form-strip II).  
2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu
getroffen, ob die Klägerin die Klagemarken rechtserhaltend benutzt hat und ob
die angegriffene Verwendung durch die Beklagte markenmäßig erfolgt. Beides ist
mithin für die Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin zu unterstellen.            
3. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht.      
a) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob den
Klagemarken eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Selbst bei
hochgradiger Warenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die
Klagemarken und das angegriffene Zeichen bestünden jeweils aus zwei Silben, von
denen die erste identisch sei. Der Unterschied bei den Buchstaben „b“
und „m“ zu Beginn der zweiten Silbe befinde sich zwar an wenig
exponierter Position in der Wortmitte, falle aber durch den Unterschied in der
Oberlänge in schriftbildlicher Hinsicht ins Auge. Auch klanglich bestehe eine –
nicht hohe – Ähnlichkeit, weil die Wortmelodie infolge der bei den Klagemarken
zwischen erster und zweiter Silbe erforderlichen erheblichen Lippenumformung
eine andere sei. Die Ähnlichkeit in schriftlicher und klanglicher Hinsicht
werde allerdings durch einen abweichenden Sinngehalt des angegriffenen Zeichens
neutralisiert. „To commit“ gehöre zum englischen Grundwortschatz und
bedeute „begehen“, „sich binden“, „sich
verpflichten“, „jemanden einweisen“. „Commitment“, als
dessen Abkürzung „commit“ ebenfalls verstanden werden könne, bedeute
„Hingabe“, „Verpflichtung“, „Engagement“,
„Zusage“. Die Beklagte spreche einen Kundenkreis an, der über
Kenntnisse der englischen Sprache verfüge oder verfügen müsse. Die Beklagte
vertreibe ihre Produkte nur noch über ihre Internetseite „www.c..com“,
die – ebenso wie die Programme selbst – in den Sprachen Englisch und Hebräisch
verfasst sei. Dem auf Einholung eines Sachverständigengutachtens gerichteten
Beweisangebot der Klägerin, demzufolge nicht jeder Betreiber eines
Computer-Hard- und Softwaregeschäfts in ganz Europa als Englischkundiger mit
Kenntnissen des Begriffs „commit“ zu qualifizieren sei, sei nicht
nachzugehen. Vielmehr sei zugrunde zu legen, dass der angesprochene
Verkehrskreis Personen seien, die über die notwendigen Kenntnisse in englischer
Sprache verfügten, um sich auf englischsprachigen Internetseiten insbesondere
auch der Beklagten zu informieren. Es könne deshalb aufgrund der während des
Verfahrens fortschreitenden Erkenntnisse entgegen zwischenzeitlicher Erwartung
auch dahin stehen, in welchem Land der Europäischen Union allgemein
Englischkenntnisse vorhanden seien. Diese Beurteilung hält der rechtlichen
Nachprüfung nicht stand.   
b) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr
vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu
ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen
und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass
ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen
höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte
Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung
des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen
Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Diese
Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob
der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und
entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat
und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird
(st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2018, 516 Rn. 23 – form strip II, mwN).
c) Die Prüfung der Verwechslungsgefahr durch das
Berufungsgericht ist nicht frei von solchen Rechtsfehlern.   
aa) Für die Beurteilung in der Revisionsinstanz ist mangels
entgegenstehender Feststellungen des Berufungsgerichts zugunsten der Klägerin
davon auszugehen, dass die Klagemarken durchschnittlich kennzeichnungskräftig
sind und eine hochgradige Warenähnlichkeit besteht.    
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat das
Berufungsgericht von ihm in Bezug genommene tatsächliche Feststellungen im
landgerichtlichen Urteil außer Acht gelassen und einen unzutreffenden
rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt.
(1) Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen der
Klagemarke 3 und dem Wortbestandteil der Klagemarke 4 einerseits und der
angegriffenen Verwendungsform andererseits bestehe eine – wenn auch nicht hohe
– Ähnlichkeit in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht, ist im Ergebnis
revisionsrechtlich nichts zu erinnern. Allerdings spricht bei der Feststellung
der klanglichen Ähnlichkeit der Umstand, dass bei der Aussprache der
mehrsilbigen Klagemarke, nicht aber der angegriffenen Bezeichnung zwischen
einzelnen Silben eine Lippenumformung zu erfolgen hat (hier: beim Übergang von
„com-“ zu „-bit“), wegen der Möglichkeit der undeutlichen
Aussprache nicht – wie vom Berufungsgericht angenommen – gegen, sondern für die
Ähnlichkeit der Zeichen.           
(2) Die Annahme des Berufungsgerichts, die bildliche und
klangliche Zeichenähnlichkeit werde durch den abweichenden Sinngehalt des
englischen Worts „commit“ neutralisiert, ist nicht frei von
Rechtsfehlern.             
Bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen
in Bedeutung, Bild und Klang ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Union allerdings zu berücksichtigen, dass die begrifflichen und
visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten
neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und
bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne
Weiteres erfassen können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 – C-342/97, Slg.
1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 25 bis 28 – Lloyd; Urteil vom 12. Januar
2006 – C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 19 f. – Ruiz-Picasso
u.a./HABM (PICASSO/PICARO); Urteil vom 18. Dezember 2008 – C-16/06, Slg. 2008,
I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 98 – Éditions Albert René/HABM
(OBELIX/MOBILIX); BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824
Rn. 32 = WRP 2011, 1157 – Kappa, mwN).          
Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht darauf
abgestellt, dass im Streitfall als angesprochene Verkehrskreise ausschließlich
der englischen Sprache mächtige Abnehmer in Betracht kommen. Das
Berufungsgericht hat hierbei maßgeblich berücksichtigt, dass die Beklagte ihre
Produkte nunmehr europaweit ausschließlich über ihren in Englisch und Hebräisch
abgefassten Internetauftritt vertreibt, so dass ihr Kundenkreis über Kenntnisse
der englischen Sprache verfüge oder verfügen müsse. Hierbei hat es unter
Verstoß gegen § 286 ZPO außer Acht gelassen, dass die von der Klägerin
beanstandete Handlung nach den von ihm in Bezug genommenen Feststellungen im
landgerichtlichen Urteil darin bestand, dass die Angebote der Beklagten über
den „e-Store“ ihrer Homepage (auch) in deutscher Sprache abrufbar
waren. Die vom Berufungsgericht zugrunde gelegte nachträgliche Umstellung auf einen
englisch- und hebräischsprachigen Vertrieb änderte nichts daran, dass sich die
beanstandete Handlung gerade auch an deutschsprachige Abnehmer richtete.
Das Berufungsgericht hat bei der Feststellung, die Beklagte
wende sich mit den Angeboten in ihrem „e-Store“ ihrer Homepage an
einen homogenen englischsprachigen Verkehrskreis, zudem
entscheidungserhebliches Vorbringen der Klägerin übergangen. Diese hat
vorgetragen, angesprochene Verkehrskreise seien vorliegend keineswegs
ausschließlich Softwareentwickler oder IT-Spezialisten, denen möglicherweise
eine besondere Kenntnis der englischen Sprache zugesprochen werden könne.
Angesprochen seien größere und kleinere Unternehmen genauso wie ein
„Ein-Mann-Betrieb“ oder der Computerladen „um die Ecke“.
Nicht jeder Betreiber eines Computergeschäfts in ganz Europa könne als
englischkundig qualifiziert werden. Ein homogener Verkehrskreis mit durchgängig
gleich guten Englischkenntnissen sei folglich nicht vorauszusetzen, stattdessen
müssten auch Abstufungen in den Sprachkenntnissen in Betracht gezogen werden.
Mit diesem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht in deren
rechtliches Gehör verletzender Weise nicht hinreichend befasst, sondern durch
isolierte Betrachtung der von der Klägerin vorgelegten Anlage K 32 den Vortrag
der Beklagten als bestätigt angesehen.          
Die Beurteilung des Berufungsgerichts hat weiter keinen
Bestand, weil es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr einen falschen
rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt hat. Nach seinen tatsächlichen
Feststellungen weist das englische Wort „commit“ eine Reihe
geläufiger Bedeutungen auf. Die vom Berufungsgericht festgestellte Bandbreite
möglicher Bedeutungen, die sich teilweise deutlich unterscheiden, stellt jedoch
keinen eindeutigen und bestimmten Begriffsinhalt im Sinne der vorgenannten
Rechtsprechung dar, der eine Zeichenähnlichkeit in klanglicher oder bildlicher
Hinsicht neutralisieren könnte. Ob die Verwendung von „commit“ etwa
„begehen“, „sich binden“, „sich verpflichten“,
„jemanden einweisen“ oder als Abkürzung von „commitment“
„Hingabe“, „Verpflichtung“, „Engagement“ oder
„Zusage“ bedeuten soll, hängt von dem konkreten Zusammenhang ab, in
dem die Verwendung erfolgt. Das Berufungsgericht hat zudem nicht festgestellt,
dass dem Wort „commit“ gerade bei der im Streitfall in Rede stehenden
Verwendung für ein Computerprogramm aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs
ein eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukommt.          
4. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union
ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 – C-283/81, Slg.
1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 – C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 –
C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 – Doc Generici, mwN). Im Streitfall
stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage des Unionsrechts, die nicht
bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder zweifelsfrei zu
beantworten ist.         
III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben und die
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung – auch über die Kosten der
Revision – an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).           
Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf
Folgendes hingewiesen:
1. Im Hinblick darauf, dass die von der Klägerin beanstandete
Handlung der Beklagten im Vertrieb von Produkten nach Deutschland über eine
(auch) in deutscher Sprache abrufbare Internetseite besteht, kommt im
Streitfall die Annahme eines homogenen englischsprachigen Verkehrskreises nicht
in Betracht. Eine Zeichenähnlichkeit dürfte im Hinblick auf die
schriftbildlichen Übereinstimmungen zwischen den Markenworten und
Wortbestandteilen „combit“ und „commit“ kaum zu verneinen
sein. Klangliche Unterschiede dürften demgegenüber angesichts der vom
Landgericht zutreffend angenommenen Möglichkeit undeutlicher Aussprache kaum
Gewicht erlangen.              
2. Die im Gebiet eines Mitgliedstaats begangene
Verletzungshandlung begründet eine Wiederholungsgefahr für das gesamte
Unionsgebiet (vgl. EuGH, Urteil vom 12. April 2011 – C-235/09, Slg. 2011,
I-2801 = GRUR 2011, 518 Rn. 39 ff. – DHL/Chronopost; EuGH, GRUR 2016, 1166 Rn.
26 f., 30 – combit/Commit). Die von der Beklagten nachträglich vorgenommene
Umstellung des Vertriebs wirkte sich auf den Fortbestand einer einmal begründeten
Wiederholungsgefahr nicht aus (vgl. nur BGH, Urteil vom 30. April 2009 – I ZR
42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 64 – DAX). Umstände, die dafür sprechen, dass aus
sprachlichen Gründen in Teilen des Unionsgebiets keine Verwechslungsgefahr
besteht, und die deshalb eine territoriale Beschränkung des
Unterlassungsanspruchs rechtfertigen könnten, hat grundsätzlich der als
Verletzer in Anspruch genommene Beklagte darzulegen und zu beweisen (vgl. EuGH,
GRUR 2011, 518 Rn. 48 – DHL/Chronopost; GRUR 2016, 1166 Rn. 31 f. –
combit/Commit; Kochendörfer, GRUR 2016, 778, 779 f.).

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